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浅议市场后来者如何对障碍专利进行分析以及制定专利申请战略

时间:2021-12-07     作者:文/ 鸭志田伸一 编译/薛仑【转载】   来自:《中国民商》2021年12期

1、开篇

企业在研发、制造、销售产品时,有必要注意在研发、制造、销售过程中不侵犯其他公司的专利权。特别是,在其他公司产品已经形成了某种程度规模的市场,或者预计将来会形成大的市场的领域中,某公司想要作为市场后来者进入的情况下,一定不能侵犯其他公司的专利权。

1990年代后期开始,很多企业将彩色激光打印机投入市场并进行激烈竞争,此后大约10年间,笔者隶属于处于该领域中的落后集团的精工爱普生株式会社的开发部门,一边在专利障碍排除上投入大量时间,一边进行要素技术的开发。并且,笔者所属部门的开发者们,作为业务的一环,经常性地一边进行其他公司专利的公开公报、授权公报等的确认、从授权公报中提取的障碍专利的分析、验证实验、用以规避障碍专利的设计变更的讨论等,一边研发产品,最终终于取得了成功。但是,当时的笔者及其部门的开发者们,因为未能恰当地发掘障碍专利,也未能恰当地解释障碍专利的技术范围,所以进行了高成本、低产品价值的设计变更。另外,笔者的开发部门提交了很多专利申请,但终究未能取得能够制约竞争公司产品设计自由度的有效专利。

笔者将在下文中结合以上经验进行说明,希望能够对中国企业的研发人员起到一定帮助。

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2、障碍专利分析

如上所述,为了作为后来者进入某个产品的市场,最迟在开发的初期阶段,就要对企划的产品(预定开发产品)适当地分析存在何种障碍专利。这里,图1是障碍专利的分析流程图。

预定开发的产品形成权利要求

首先,将自己的预定开发产品写成权利要求书所记载的权利要求那样(S11)。例如,在将自己的预定开发产品写成的权利要求(以下称为开发品权利要求CLA)是具备构成要件A、构成要件B和构成要件C的装置D的情况下,如图2所示,开发品权利要求CLA的技术范围成为构成要件A〜D的共同部分。

调查(提取障碍专利)

接着,调查可能对在S11中明确化了的开发品权利要求CLA构成障碍专利的专利(S12)。关于调查的方法,可以参照该领域的专家所撰写的有关专利调查的书籍等。在该步骤中,制作(1)对于开发品权利要求CLA可能构成上位概念的专利、(2)可能构成相同的专利、以及(3)可能构成下位概念的专利的集合列表,接着,从该集合中提取可能构成开发品权利要求CLA的障碍专利的专利。

 确定障碍专利的技术范围

接着,在S13中,明确S12中提取出的针对开发品权利要求CLA的障碍专利的技术范围(以下称为障碍专利的技术范围CLB)。在该步骤中,根据图3所示的技术范围的确定流程图,确定成为障碍专利的候选的专利的技术范围。

专利权利要求书基准的原则

在S131中,根据专利权利要求书基准的原则,按照成为障碍专利的候选的专利的语句,客观地解释其范围。在这种情况下,作为权利要求的语句,例如,即使在使用了“确定的方向”从而仅通过一次阅读而不明确具体的方向的情况下、或是使用了“电磁波”且其波长的范围不明确的情况下,也姑且进行宽泛解释,决不作缩小解释。

参照说明书记载的原则

接着,在S132中参考说明书的记载等,来解释S131中不明确的语句的技术意义。由此,能够明确S131中不明确的语句的技术意义(例如,“确定的方向”是怎样的方向、“电磁波”的波长的范围是怎样的范围)。通过该步骤,进一步缩减成为障碍专利的候选的专利。

参照专利审查经过的原则

接着,在S133中,参考在授权过程中申请人提出的意见陈述书等的记载内容,解释权利要求不明确的语句的技术意义。例如,在权利要求的语句中使用了“与基材一体形成的突起”的情况下,假设在意见陈述书中,记载了““与基材一体形成”是指,并非作为其他部件安装在基材上,而是在制造时与基材一起由熔融树脂成形,结果是用相同的树脂与基材不可分离地制作。”此时,在开发品权利要求CLA中,如果基材和突起是分开的部件且突起安装在基材上,则姑且解释为开发品权利要求CLA不包含在障碍专利的技术范围CLB中。

等同的研究

接着,在S134中,对障碍专利的技术范围CLB进行等同的应用。如上所述,S131中被模糊解释的障碍专利的技术范围CLB通过S132和S133的讨论被明确化,从而其区域(由解释限定的技术范围)变窄。通过应用等同,有时因S132和S133的讨论而使其区域变窄的障碍专利的技术范围CLB会再次扩大。

开发品权利要求CLA是否落入障碍专利的技术范围CLB

接着,在S14中,讨论在S11中明确了的开发品权利要求CLA是否落入在S13中确定的障碍专利的技术范围CLB中。图4是表示通过考虑S131〜S134,障碍专利的技术范围CLB发生变化的图。

例如,作为预定开发产品,假定四种形式(图4中的①〜④)。这里,假设在S131的讨论中,认为4个形式中的①和②落入障碍专利的技术范围CLB,③和④不落入障碍专利的技术范围CLB。然而,在S132的讨论中,假设构成要件A的范围被缩小解释为A’,而障碍专利的技术范围CLB变窄,①偏离了障碍专利的技术范围CLB。另外,假设在S133的讨论中,构成要件B的范围被缩小解释为B’,从而障碍专利的技术范围CLB进一步变窄,②偏离了障碍专利的技术范围CLB。最后,假设在S134的讨论中,假设构成要件C的范围达到C’,从而障碍专利的技术范围CLB被扩大,到目前为止被判断为不落入障碍专利的技术范围CLB的④被判断为落入障碍专利的技术范围CLB。

如上所述,在图4中,关于在S11中形成权利要求的预定开发产品的4个形态(①〜④)是否落入在S12中提取出的可能构成障碍专利的专利的技术范围,通过进行包含在S13中的各个讨论(S131〜S134),从而明确了可能构成障碍专利的专利的技术范围CLB的区域。

并且,如图4所示,研究预定开发产品的4种形态①〜④的企业,根据对障碍专利进行了适当分析的结果,将①〜③中的某一个作为预定开发产品推进事业活动即可。


3、基于障碍专利分析的申请战略的提案

作为后来者进入某产品市场之前的事业活动,从某种意义上来说,是追赶该市场中先驱者们的阶段的活动。因为是后来者而跨越了诸多障碍从而新加入该市场的企业,此后有必要越过与之前不同的很多障碍。例如,为了在这个市场上获得足够的利益,需要投入附加价值更高的新产品。而且,如果这个市场属于有望进一步扩大的有魅力的市场,则其他的企业也有可能新加入进来,竞争可能愈演愈烈。笔者曾经所属开发部门开发的产品的市场,几年来急速成长,竞争更加激烈。由于各公司销售的新产品的性能逐年上升,价格也大幅下降,笔者亲身感受到了成长市场中竞争的艰辛(例如,开发期间的缩短化、产品原价的低价化、更换部件的寿命延长等)。另外,对于新加入的企业,先驱企业分析了其产品后,可能会对其发送侵犯多个专利权的警告函。这样的话,新加入的企业会疲于应对。事实上,笔者曾经所在的企业也曾收到过先驱者企业发来的侵犯多个专利权的警告函,笔者也曾体验过这种疲于应对的感受。

为了及时开发更新的产品,在市场上持续获得长期稳定的市场份额,以自身的核心技术为中心推进开发是很重要的。如果无论何时都和新加入时一样,只是摆出逃避先驱者的障碍专利的姿态,则很难更早地投入比该先驱者附加价值更高的新产品,往往在每次销售新产品的时候,疲于应付专利权侵权的警告函。

为此,拥有能够限制其他公司销售高附加值产品的专利是非常有效的手段。这也是为什么如上所述,笔者所在的开发部门虽然是最后发,但也成功将产品投入了市场,然而,实际上几年后这个事业就消失了。笔者所在的开发部门,尽管至少在这项技术领域申请了10多年的专利,但各个专利并非基于整体的概念。对于当时的竞争公司来说,笔者所在企业的多数专利,可能并不具备能够对新产品开发的自由度带来任何影响的存在意义。

下面,利用基于障碍专利分析的结果,说明作为市场后来者应当采取的专利申请战略。

利用其他公司的核心专利的发明

从笔者的经验来看,如果在各个专业领域具有一定水平的开发者和知识产权负责人合作的话,可以从保护作为先驱者的其他公司的产品的多个专利中确定核心专利。另外,由于大多数企业通常以核心技术为轴心来开发新产品,因此可以预想到,作为先驱的其他公司将围绕上述核心专利技术的技术作为核心技术来开发新产品。另外,这里所说的其他公司的核心专利例如也可以是上述的障碍专利。

这里,笔者提出的后发企业的申请战略,是针对其他公司的核心专利,就与之构成所谓利用关系的发明(利用发明)进行专利申请。图5是表示关于其他公司的核心专利的专利申请(申请X)、授权等手续的时期与关于后发企业申请的多个利用发明的专利申请(申请Y1、Y2及Y3)的申请时期的关系的图。另外,图6是表示其他公司的核心专利和后发企业申请的多个利用发明的权利关系的图。

若后发企业的多个专利申请(申请Y1、Y2及Y3)分别被授权,则后发企业成为对其他公司的核心专利CLB具有利用关系的专利CLA1、CLA2及CLA3的专利权人。其结果,在后发企业成为这些利用发明的专利权人之前,该其他公司能够实施中心的专利CLB的全部区域,而在后发企业成为这些利用发明的专利权人后,在核心专利CLB的全部区域中的专利CLA1、CLA2及CLA3重叠的区域将不能再实施。即,后发企业通过适当地获得利用发明的授权,可以限制其他公司开发新产品的自由度。

对于自己专利的利用发明被后发企业取得了专利的其他公司,在理论上,可以通过专利无效程序使该后发企业的专利无效。但是,该其他公司为了使后发企业的专利无效,例如通过不具备创造性等发明的实质性的无效理由来提起无效请求的话,这也有可能成为自身专利的无效理由,因此该其他公司很难对后发企业的专利提起无效。

如上所述,如果后发企业将其他公司的核心专利的利用发明获得授权,则对其他公司来说,后发企业的专利可能会对该其他公司的新产品的路线图产生某些影响。而且,后发企业的利用发明专利对该其他公司来说越有魅力,则情况对后发企业越有利。例如,先驱者的其他公司可能会谋求与后发企业签订一揽子交叉许可协议,从而后发企业在该市场中开发产品中,可以在不在意该其他公司拥有的专利而改写将来的路线图。

具体建议

接着,说明(1)基本的两个利用发明的类型、以及(2)申请这些类型的利用发明时的注意事项。

内部附加型利用发明

该类型的利用发明(图7的专利CLX1)是对其他公司的专利CLB的构成要件A〜D中的1个构成要件进一步进行了具体。例如,如图7所示,将专利CLB的构成要件C设为以其下位概念更具体化的构成要件C1。其结果,若后发企业成为与专利CLB的利用发明相当的专利CLX1的专利权人,则其他公司会被限制实施与专利CLB中的专利CLX1重叠的区域。

撰写这种类型的利用发明本身并不是特别难的。但是,为了利用发明CLX1被授权,需要满足授权要件。即,利用发明CLX1需要满足作为授权要件之一的创造性。因此,如果审查员认定将构成要件C变更为构成要件C1的技术价值是本领域技术人员容易想到的水平,则利用发明CLX1不会被授权。这一点是使利用发明获得授权的难点。

因此,笔者在关于利用发明CLX1进行申请的情况下,建议充分分析作为现有技术文献的其他公司的专利CLB的授权公报,在申请说明书中充分记载将构成要件C变更为构成要件C1的技术价值。具体而言,在申请说明书中,建议明确记载具备从构成要件C变更的构成要件C1的利用发明CLX1通过将构成要件C设为具体的构成要件C1,从而能够解决新课题。例如,假设在现有技术文献中,通过专利CLB具备构成要件C,能够实现“打印精度的提高”等。在此情况下,在申请说明书中明确记载,通过将构成要件C变更为构成要件C1,不仅能够实现“印刷精度的提高”等,还能够实现“墨的渗出宽度的调整”、“通过调整墨的渗出宽度带来的图像表现性的多样化”等。这样一来,利用发明CLX1被授权的可能性会提高。

外部附加型利用发明

该类型的利用发明(图8的专利CLX2)如图8所示,在其他公司的专利CLB中追加了构成要件E。其结果,若后发企业成为与专利CLB的利用发明相当的专利CLX2的专利权人,则其他公司被限制实施专利CLB中的与专利CLX2重叠的区域。

撰写这种类型的利用发明本身也不是特别难的。另外,与上述的内部附加型利用发明的情况同样,为了使利用发明CLX2被授权,需要满足授权要件(特别是创造性的要件)。


4、结束语

即使在后发企业新加入市场有先驱者的情况下,在新加入之前实施将障碍专利的适当分析和基于其结果的专利申请融合的专利战略,也会促进后发企业的成功。

另一方面,新加入成功后的后发企业,从之后新加入那个市场的其他企业看来,成为先驱者的企业。这时成为先驱的后发企业,在支撑本公司产品核心技术的核心专利的技术范围取得重叠的多个专利是非常重要的。

为了实现本次提议的申请战略,从知识产权方面为企业的事业活动做出贡献,需要有知识产权负责人的存在,可以客观地对其他公司的障碍专利或者本公司的核心专利进行适当的分析,并且能够有效利用分析结果来领导开发部门。笔者致力于对这些知识产权负责人所活跃的企业在日本和中国的知识产权活动提供协助。

 (责任编辑 徐高阳)

鸭志田伸一系Aperio国际专利事务所合伙人

薛仑系北京天达共和律师事务所律师

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